Matteo Gragnani , 11 février 2009

En décembre 2008 le Tribunal de première instance a annulé deux décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), rendues les 14 juin et 1er septembre 2006 (aff. R 305/2005-2), relatives à des procédures d’opposition (aff. R 234/2005-2),(aff. R 241/2005-2 et aff. R 802/2004-2).

Depuis 1795, l’entreprise tchèque Budějovický Budvar produit et commercialise, au niveau international, une bière appelée Bud ou Budvar. La correspondent appellation d’origine « bud » a été enregistrée le 10 mars 1975, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), au titre de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958. L’entreprise américaine Anheuser-Busch commercialise depuis 1875 une bière sous la marque « Budweiser » ou « Bud » dans plusieurs pays. Au niveau général, le conflit entre les deux signes semble trouver son origine suite à la décision de l’entreprise américaine de vouloir utiliser, sur le marché européen, la dénomination Bud, ainsi profitant de la réputation de la concurrente tchèque. Au cours des dernières années, plusieurs juges nationaux se sont prononcés sur la question. Les solutions proposées par les juridictions nationales montrent un équilibre substantiel entre l’invalidation de l’appellation tchèque « bud » et le refus d’enregistrer la correspondante marque de commerce américaine.

Entre 1996 et 2000 Anheuser-Busch avait déposé quatre demandes d’enregistrement de marque communautaire (dont trois concernant la marque verbale « Bud » et une la marque figurative) auprès de l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire. L’entreprise Budvar a formé opposition à ces demandes. En vertu de l’article 4 du règlement, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale, peut demander le refus de l’enregistrement. L’enregistrement est refusé lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable, avant la date de dépôt de la demande des droits ont été acquis à ce signe. En outre, pour obtenir le refus il faut que le signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. A l’appui de ses oppositions, Budvar invoquait l’existence d’une appellation d’origine « bud », enregistrée auprès de l’OMPI, avec effet en France, en Italie et au Portugal au titre de l’Arrangement de Lisbonne. De plus, Budvar invoquait une convention bilatérale entre la République tchèque et l’Autriche, signé le 11 juin 1976, en vertu de laquelle l’appellation d’origine « bud » serait protégée en Autriche.

La division d’opposition, premièrement, et la chambre de recours, en deuxième instance, ont rejeté ces oppositions. Tout d’abord, elles ont considéré que le signe « bud » ne peut pas être qualifié comme étant une appellation d’origine alors que Budvar dans son recours l’avait présenté de telle façon. Par conséquent, l’opposition ne pourrait pas être accueillie sur la base d’un droit présenté comme appellation d’origine mais qui ne résulte pas être tel. Deuxièmement, Budvar n’aurait pas démontré que le signe en cause lui donnait le droit d’interdire l’utilisation du terme « bud », en tant que marque, dans les Etats membres de l’Union européenne concernés.

Budvar a demandé au Tribunal de première instance d’annuler la décision de la chambre de recours de l’OHMI et de rejeter la demande d’enregistrement du fait de l’existence des motifs absolus de refus prévus par l’article 4 du règlement. De plus, Budvar a demandé au Tribunal de constater que la chambre de recours n’avait pas la compétence pour apprécier la validité substantielle des droits antérieurs invoqués dans le cadre de l’opposition.

En conformité avec le principe selon lequel le droit communautaire des marques ne se substitue pas aux droits des marques des Etats membres (arrêt Atomic Austria/OHMI) le Tribunal estime que le système créé par le règlement n°40/94 présuppose la prise en compte par l’OHMI des droits antérieurs protégés au niveau national. Par conséquent, la chambre de recours aurait dû considérer le droit national pertinent. En l’espèce, la chambre de recours aurait dû relever les effets de l’enregistrement effectué au titre de l’Arrangement de Lisbonne dans les pays membres concernés. En vertu de l’article 2 de l’Arrangement mentionné, les membres s’engagent à protéger sur leurs territoires les appellations d’origine des produits des autres membres, reconnues et protégées dans le pays d’origine, et enregistrées au Bureau international de la propriété intellectuelle. La chambre de recours a commis l’erreur de remettre en cause la qualification substantielle du droit antérieur invoqué sans analyser la portée et l’étendue de ce droit. Dans ces circonstances, la chambre de recours a violé l’article 4 du règlement n°40/94.

Le Tribunal reprend la jurisprudence selon laquelle la validité d’une marque nationale ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire (arrêts Matratzen Concord/OHMI ; BMI Bertollo/OHMI ; PepsiCo/OHMI) et il l’applique par analogie aux appellations d’origine. Le Tribunal est parvenu aux mêmes conclusions en ce qui concerne la protection de l’appellation « bud », en vertu de la convention bilatérale entre la République tchèque et l’Autriche.

S’agissant du droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, la chambre de recours a conclu que Budvar n’avait pas démontré d’être titulaire de la marque et a fait référence à deux décisions rendues en Autriche et en France (par Handelsgericht Wien le 22 mars 2006 et Tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 juin 2004) . Premièrement, la chambre de recours a omis de considérer la situation du droit national en Italie et en Portugal. Deuxièmement, aucune de ces décisions n’avais acquis l’autorité de force jugée, compte tenu que les deux sont soumises à l’effet suspensif par effet des appels proposés par Budvar. Le Tribunal constate que l’Arrangement de Lisbonne (règle 16) accorde un effet d’invalidation de l’appellation seulement aux décisions qui ne peuvent plus faire l’objet de recours. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas tenu compte de tous les éléments juridiques et factuels pertinents pour déterminer si, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, le droit de l’État membre concerné donnait le droit à Budvar d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. En raison de ces erreurs, le Tribunal annule les décisions de la chambre de recours.

En conclusion, il y a lieu de souligner l’importance de cet arrêt qui reconnaît la valeur juridique de l’Arrangement de Lisbonne dans le contexte communautaire de la propriété intellectuelle. De plus, il précède de quelques mois le Groupe de travail de l’OMPI sur le développement du système de Lisbonne, dont le but est d’améliorer l’efficacité et la participation à l’Arrangement. Enfin, lors des réunions de ce Groupe de travail il semble probable que parmi les thèmes à aborder figurera la question de l’adhésion de la Communauté européenne à l’Arrangement.

Reproduction autorisée avec indication : Matteo Gragnani, "Le Tribunal de première instance annule deux décisions de l’OHMI sur la marque « Bud »", www.ceje.ch, actualité du 11 février 2009.