Mihaela Nicola , 22 novembre 2007

Le 6 novembre 2007, le TPI a rendu un arrêt dans le cadre du recours formé par OMEGA SA, établie à Bienne (Suisse) contre la décision du 10 décembre 2004 de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (TPI, Omega /OHMI, T-90/05).

Le contentieux trouve son origine dans le refus de l’OHMI d’enregistrer la marque communautaire figurative « Ω OMEGA » demandée par OMEGA SA, suite à l’opposition d’OMEGA ENGINEERING, INC., établie à Stamford, Connecticut (États-Unis). Cette opposition, fondée sur des droits découlant d’un enregistrement effectué par la société américaine au Royaume-Uni (en 1993) et en France (en 1996) pour la marque verbale OMEGA, concernait une partie des produits et services visés dans la demande d’enregistrement de la marque communautaire présentée par OMEGA SA, pour les produits et services compris dans les classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

Aux termes de l’article. 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, l’enregistrement de la marque communautaire est refusé « lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, on entend par marques antérieures les marques enregistrées dans un Etat membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de la marque communautaire.

OMEGA SA est titulaire de droits découlant d’un enregistrement international de la marque OMEGA, effectué en 1964 (valable notamment en France) et d’un enregistrement britannique effectué en 1951, pour les appareils de mesure du temps, produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice.

La question posée est donc de savoir si le fait que la demanderesse de la marque communautaire est déjà titulaire de marques nationales identiques pour les territoires français et britannique et le fait que la notoriété au niveau mondial des marques OMEGA pour des produits d’horlogerie n’est pas contestée, permettent d’écarter le risque de confusion avec la marque d’OMEGA ENGINEERING, INC.

S’agissant de la demande visant à accorder l’enregistrement de la marque communautaire, le Tribunal a souligné qu’il ne lui appartient pas d’adresser à l’OHMI une injonction telle que celle d’enregistrer la marque communautaire. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement no 40/94, l’OHMI « est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice ». Conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal en la matière, il incombe à l’OHMI de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge communautaire (TPI, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II 683, point 12 ; TPI, Telefon & Buch/OHMI - Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Rec. p. II 835, point 23). Dès lors, la demande relative à l’octroi de l’enregistrement de la marque communautaire a été déclarée irrecevable par le Tribunal.

S’agissant de la demande en annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal a constaté que c’était à bon droit que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire demandée par la requérante et la marque nationale de l’intervenante dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire. Selon le Tribunal, le risque de confusion existe en raison de la similitude des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que de la similitude visuelle et de l’identité, sur le plan auditif et conceptuel des signes distinctifs. L’argument d’OMEGA SA, selon lequel sa marque est réputée pour les produits et les services liés à la mesure du temps (relevant de la classe 9), ne pourrait pas exclure le risque de confusion. La notoriété de la marque nationale alléguée par la requérante concerne uniquement le cas spécifique des produits liés à la mesure du temps, tandis que le risque de confusion doit être examiné en tenant compte de l’ensemble des produits et services figurant dans la demande de marque communautaire. De surcroît, le Tribunal ajoute que, même en examinant spécifiquement le risque de confusion au regard des seuls produits liés à la mesure du temps et en supposant que la marque de la requérante est réputée pour lesdits produits, cette hypothèse ne permet pas d’écarter l’existence d’un risque de confusion. Dans un tel cas, le public français et britannique pourrait être amené à croire que les produits désignés par la marque antérieure d’OMEGA ENGINEERING, INC proviennent de la requérante, ce qui fait subsister le risque de confusion.

Reprenant les éléments invoqués par OMEGA SA relatifs à l’existence, en sa faveur, d’un enregistrement international et de plusieurs enregistrements nationaux identiques à la marque communautaire demandée, le Tribunal a apporté les précisions suivantes. Premièrement, la requérante ne peut pas tirer bénéfice de la titularité d’une marque nationale, même si elle est antérieure à celle invoquée par OMEGA ENGINEERING, INC. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 40/94, qui précise le contenu de la notion de « marque antérieure », ce qui importe est l’antériorité de la date de l’enregistrement de la marque nationale de l’intervenante, par rapport à la date de la demande de marque communautaire. Deuxièment, la requérante ne peut pas mettre en cause la validité de la marque nationale de l’intervenante dans le cadre d’une procédure d’enregistrement de marque communautaire. Le Tribunal a rappelé que, dans un tel cas de figure, cela supposerait de trancher un conflit entre des marques sur le plan national, ce qui relève uniquement de la compétence des autorités nationales (TPI, PepsiCo/OHMI - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec. p. II 1341, point 26). Il est vrai que l’Office national des marques britanniques (Patent Office) a annulé partiellement la marque britannique d’OMEGA ENGINEERING, INC, par sa décision du 15 juillet 2004, pour une partie des produits concernés (« les minuteries »). Mais cette circonstance est dénuée d’intérêt, dès lors que la chambre de recours de l’OHMI a apprécié le risque de confusion sans tenir compte de la catégorie des produits pour laquelle l’annulation de la marque de l’intervenante a été opérée. Enfin, le Tribunal met en évidence l’hypothèse dans laquelle la requérante aurait eu gain de cause, en raison de l’enregistrement international et britannique de sa marque nationale. Une telle circonstance aurait pu avoir une incidence si la requérante avait pu prouver la coexistence effective et paisible de son droit sur ladite marque avec le droit de la marque nationale de l’intervenante, sur les territoires français et britannique. Elle ne l’a pas fait, alors que la preuve de cette coexistence aurait pu être un argument en faveur de l’absence du risque de confusion.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal conclut au rejet du recours de la requérante. Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence rendue par le Tribunal relative aux difficultés issues de la procédure d’enregistrement de la marque communautaire. Son intérêt réside dans l’application des règles d’interprétation « du risque de confusion » comme motif d’opposition à la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, tout en examinant le cas où le demandeur peut invoquer des droits découlant d’un enregistrement antérieur de la même marque au plan national.

Reproduction autorisée avec indication : Mihaela Nicola, "La marque communautaire OMEGA et le Tribunal de première instance", www.ceje.ch, actualité du 22 novembre 2007.