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The « Big Mac Question » : a-t-on le droit d’utiliser le préfixe « Mac » pour des produits alimentaires ?

Elisabet Ruiz-Cairo , 13 juillet 2016

Dans l’arrêt du 5 juillet 2016, le Tribunal a conclu que l’enregistrement de la marque MACCOFFEE par la société Future Enterprises serait contraire à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Cet arrêt confirme la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui avait fait droit à la demande introduite par McDonald’s.

L’article 8, paragraphe 5, dudit règlement établit que l’enregistrement d’une marque peut être refusé si la marque est identique ou similaire à une marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsqu’elle jouit d'une renommée dans la Communauté. Cette disposition établit par ailleurs que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Le Tribunal analyse les marques MACCOFEE and McDonald’s à la lumière de cet article. Concernant la similitude des marques, le Tribunal affirme qu’il faut prendre en compte la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La prononciation assez proche des termes « mac » et « mc » et le fait que les deux préfixes soient perçus comme faisant référence à un nom patronymique d’origine gaélique mènent le Tribunal à considérer qu’il existe une similitude entre les marques.

Le Tribunal établit également que McDonald’s a développé une famille de marques formé par le préfixe « mc » suivi du nom d’un élément de menu ou d’un produit alimentaire. Les produits McNuggets, McFlurry ou McChicken illustrent cette affirmation. C’est ce que le Tribunal appelle ‘la famille de marques « Mc »’. En combinant le préfixe « mac » avec le nom d’une boisson, le public est susceptible d’associer le produit MACCOFFEE à la famille de marques de McDonald’s et d’établir un lien entre les deux marques en conflit.

La similitude des services et des produits en cause fait également l’objet de l’analyse du Tribunal. MACOFFEE propose des produits alimentaires et des boissons (par exemple, des crèmes glacées, des muffins, des sandwichs ou du café) alors que McDonald’s propose des services de restauration. S’il est vrai que les produits alimentaires et les boissons, d’une part, et les services de restauration, d’autre part, ne sont pas identiques, ils présentent quand même un certain degré de similitude. Ainsi, les produits alimentaires et les boissons sont proposés dans le cadre des services de restauration et les deux catégories de produits et services peuvent provenir des mêmes entreprises. En particulier, les produits et boissons proposés par MACCOFFEE sont tout à fait susceptibles d’être vendus dans des services de restauration rapide comme McDonald’s.

Finalement, le Tribunal confirme que l’usage sans juste motif de la marque MACCOFFEE peut aboutir à un profit indûment tiré de la renommée de la marque McDonald’s. Un profit indûment tiré résulte « de l’usage par un tiers d’une marque semblable à la marque de l’Union européenne lorsque, par cet usage, celui-ci tente de se placer dans le sillage de cette dernière afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction » (point 94). Le Tribunal rappelle que McDonald’s jouit d’une renommée considérable pour les services de restauration rapide et que, suite à une analyse globale des facteurs pertinents, il peut être affirmé qu’il y a un risque sérieux que le public associe la marque contestée à la famille de marques « Mc ».

Le Tribunal rappelle que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint de tolérer l’usage par un tiers d’un signe semblable à ladite marque « dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la marque renommée et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi » (point 113). Toutefois, d’une part, la marque MACCOFFEE n’a pas été utilisée antérieurement à la marque McDonald’s ; d’autre part, les marques en conflit n’ont pas coexisté paisiblement puisque McDonald’s a introduit une demande d’annulation de la marque MACCOFFEE dans les délais requis.

Le Tribunal confirme ainsi l’appréciation de l’EUIPO et garantit le caractère unique de la marque formée par le préfixe « mc » suivi du nom d’un produit alimentaire ou d’une boisson qui sera désormais réservée aux produits de l’enseigne McDonald’s. Si l’image de McDonald’s a été construite sur la base d’informations souvent très négatives à son égard, notamment concernant la santé et l’hygiène, c’est justement cette notoriété qui lui aura permis, dans cette affaire, d’obtenir des droits en matière de propriété intellectuelle. Ceci est la preuve que la réputation d’une marque, qu’elle soit positive ou négative, est prise en compte de manière égale par les institutions européennes au moment de protéger leurs titulaires.

Elisabet Ruiz Cairó, "The « Big Mac Question » : a-t-on le droit d’utiliser le préfixe « Mac » pour des produits alimentaires ?", actualité du 13 juillet 2016, www.ceje.ch